Правовой аудит интеллектуальной собственности — IP Due Diligence — представляет собой исследование объектов интеллектуальной собственности компании (авторских прав, патентов, товарных знаков и пр.) для определения ее стоимости и рисков, связанных с потенциальной сделкой на объекты ИС. Не секрет, что современный мир управляется технологиями, а приобретая популярное произведение или бренд компании могут получить конкурентные преимущества и усилить свои позиции на рынке.
В сделках, где интеллектуальная собственность определяет большую часть стоимости компании, грамотная оценка интеллектуальной собственности влияет на стоимость сделки и\или цену отчуждения акций. Знать и понимать состояние своей или приобретаемой интеллектуальной собственности помогает правовой аудит интеллектуальной собственности (IP Due Diligence).
IP Due Diligence основывается на оценке документов, по которым приобреталась/передавалась интеллектуальная собственность.
Комплексная проверка интеллектуальной собственности
Комплексная проверка объектов интеллектуальной собственности — это сложная работа, в ходе которой квалифицированный консультант по интеллектуальной собственности определяет, изучает и анализирует портфель интеллектуальной собственности целевой компании. Независимо от того, являетесь ли вы продавцом или покупателем в сделке, связанной с интеллектуальной собственностью, комплексная проверка должна быть направлена на:
- выявление имеющихся объектов интеллектуальной собственности;
- анализ правоустанавливающих документов и проверку чистоты всей цепочки приобретения объектов;
- определение объема прав и возможность распоряжения объектами ИС согласно документам;
- наличие лицензий (сублицензий, сроки таких лицензий и возможная помеха таких лицензии при использовании прав);
- наличие залогов и иных обременений;
- стоимости нематериальных активов (патентов, торговых марок, авторских прав и ноу-хау).
Тщательность изучения этих вопросов и выявленные риски (их отсутствие) часто оказывают значительное влияние на стоимость и ход сделки.
Пример из нашей практики.
Компания планировала приобрести аудиовизуальное произведение для использования персонажей произведения в рекламе. Однако в ходе IP Due Diligence было установлено, что продавец выдал сублицензию третьему лицу на использование данного произведения и его персонажей в интернете сроком на 20 лет. Тем самым покупатель лишался возможности рекламировать товар в Интернете, что было неприемлемо в условиях активной рекламы в соц. сетях и соответственно сделка частично теряла смысл. С обладателем прав в Интернете удалось договориться о передаче прав на использования произведения в Интернет покупателю, однако стоимость сделки была снижена с учетом выкупа прав на Интернет.
В идеале комплексная проверка объектов интеллектуальной собственности должна проводиться в начале переговоров по сделке. При проведении комплексной проверки интеллектуальной собственности консультант по интеллектуальной собственности сможет не только определить чистоту приобретаемых прав и соответственно более обоснованную ценность интеллектуальных прав (IP), но и заранее предпринять корректирующие действия, когда и, если будут выявлены какие-либо юридические проблемы, которые могут повлиять на стоимость бизнеса.
При проведении IP Due Diligence консультант по интеллектуальной собственности обычно составляет контрольные списки вопросов для аудита (чеклисты). Эти контрольные списки неоценимы для проведения эффективного и тщательного расследования. Но помимо использования таких контрольных списков, консультанту по интеллектуальной собственности необходимо изучить документы и выйти за рамки, чтобы базируясь на своем опыте и квалификации прийти к оценке рисков и, что немаловажно, к пониманию возможных решений существующих или потенциальных проблем. Эти выводы консультанта позволят финансовой команде более реалистично рассчитать стоимость задействованных активов интеллектуальной собственности, а значит, улучшит качество сделки.
Наш алгоритм работы
В ходе аудита объектов интеллектуальной собственности мы используем трехэтапный подход. Этот подход учитывает многие цели комплексной проверки интеллектуальной собственности:
(1) определение приоритетных целей заказчика;
(2) изучение материалов (достаточность документов, сроки действия исключительных прав и способы использования, наличие обременений и пр.); и
(3) анализ полученных результатов, выявление рисков и подготовка отчета об интеллектуальной собственности.
Перед тем, как предпринимать шаги по комплексной проверке, необходимо определить корпоративные приоритеты сторон. Для этого консультантом задаются вопросы о характере бизнеса и отрасли, а также о цели соответствующей сделки. Ответы определят роль и важность объектов интеллектуальных прав, а также определяют основные правовые вопросы, которые необходимо учитывать в ходе аудита объектов интеллектуальной собственности.
Пример из нашей практики
Компания планировала купить известный бренд для использования в кондитерской области. В ходе аудита было установлено, что в основе бренда лежат несколько товарных знаков. Один из товарных знаков не был зарегистрирован для ряда товаров, интересующих клиента. Другой товарный знак остался на аффилированном юридическом лице. По итогам аудита была поведена оценка возможности консолидировать все товарные знаки на компании-продавце, возможность зарегистрировать недостающие товары в качестве товарного знака, а также оценена стоимость и сроки консолидации. По итогам покупатель получил полный комплект необходимых товарных знаков с необходимым ему объемом прав.
С учетом выявленных в области интеллектуальной собственности целей, определяющих границы интереса заказчика, определяются степень тщательности нашего расследования, необходимого для конкретной сделки.
Для примера перечислим лишь несколько вопросов для определения целей аудита:
- Какие продукты или услуги связаны со сделкой?
- Охватывает ли существующая интеллектуальная собственность эти продукты или услуги?
- Является ли интеллектуальная собственность главным объектом предполагаемой сделки?
- Какие компании интересуют или уже используют сходные объекты/ технологии?
- Есть ли у целевой компании какая-либо политика защиты интеллектуальной собственности?
- Какой тип сделки предполагается сторонами?
- Какие объекты интеллектуальных прав интересуют стороны? На каких условиях объекты интеллектуальной собственности могут быть переданы/приобретены?
Изучение материалов
Основным компонентом правового аудита интеллектуальной собственности (IP Due Diligence) является исследование документов. На этом этапе выявленные ранее бизнес-цели позволяет структурировать цель изучения. После выявления перечня исследуемой интеллектуальной собственности анализ сосредотачивается на таких вопросах как:
- история возникновения\приобретения прав;
- объем и действительность прав;
- анализ свободы действий правообладателя исследуемых прав (возможность распоряжаться правами).
Анализ свободы действий позволяет оценить, сможет ли покупатель использовать объекты интеллектуальной собственности и как следствие продавать продукты или услуги, если они будут приобретены, без нарушения прав интеллектуальной собственности третьей стороны. Этот анализ выявляет потенциальные юридические препятствия к использованию интеллектуальной собственности.
Отчет об интеллектуальной собственности
Подготовка отчета об интеллектуальной собственности является третьим и заключительным этапом нашего подхода к комплексной проверке интеллектуальной собственности (IP Due Diligence). По сути, отчет об интеллектуальной собственности предоставляет информацию о перечне приобретаемых объектов интеллектуальной собственности, оценку чистоты прав по созданию, приобретению прав прежним владельцев и пределы распоряжения правами, риски, связанные с потенциальным нарушением прав третьих лиц или ограничения по использованию объектов, а также рекомендации по возможным корректирующим действиям для приведения интеллектуальной собственности или правоустанавливающих документов в соответствие с условиями сделки. Таким образом, заинтересованная сторона хорошо понимает, что она продает или покупает.
Эта информация может иметь далеко идущие последствия. Эти знания можно использовать для обоснованного изменения структуры сделки и ее условий, оживления застопорившихся переговоров, уменьшения или увеличения цены сделки. Таким образом, комплексная проверка интеллектуальной собственности (IP Due Diligence) незаменима при грамотном принятии решений и взвешенных оценках риска.
Если у Вас возникла необходимость осуществить проверку интеллектуальной собственности и получить отчет о проверке, обратитесь к нам. Мы сможем Вам помочь!
